此文，首先就到收到驳回查定为止的流程，针对日本和中国的不同点进行说明。其次，就关于在驳回查定时可以采取的两种应对方式，结合中日制度的不同点，在以下进行说明。希望可以为各位在日申请专利时提供参考。另外，下列图表中所示的数据均为日本专利局公开的数据。

 

 

1，到收到驳回查定为止的流程

 

（1）日本和中国的审查意见通知有何不同点？

 

在日本的专利制度中，除最初进行的通常的审查意见通知（所谓的“最初的审查意见通知”）之外，还存在一种“最后的审查意见通知”。“最后的审查意见通知”是第二回以后的审查意见通知，特指用来通知由于对“最初的审查意见通知”进行答复时的补正有必要进行通知时的审查意见通知的审查意见通知。

 

（2）对“最后的审查意见通知”进行答复时，有补正限制吗？

 

对“最后的审查意见通知”答复时的补正，首先禁止追加新的事项以及SHIFT式补正，其次权利要求范围的补正目的也仅限于①删除权利要求项，②限定性地缩减权利要求的范围，③订正误记，④解释不明确的记载。

 

（3）直到驳回查定为止，审查意见通知书会发几回？

 

在中国，原则上来说到驳回查定前至少会被发出2回审查意见通知书。在日本，针对第一回的审查意见通知提交补正书和意见书后，在仍然被判定为未能消除已被指出的审查意见中的问题的情况下，则有可能不发第二回的审查意见通知书便作出驳回查定。

 

 

2，驳回查定时的应对方法（复审和分案申请）

 

在认为由审查员作出的驳回查定判断有误的情况下，可以提出复审请求。在提复审请求的同时也可进行补正，但与答复“最后的审查意见通知”时相同，对权利要求的范围进行补正时也会被加以补正限制。

 

若以迅速取得权利为目的，则还可针对并无审查意见的权利要求项进行分案申请。分案申请可以在说明书公开的范围内，无限制地自由地更改权利要求的范围记载。因此，无需在意上述的补正限制。另外，由于违反单一性而被驳回的情况也可通过分案申请来消除审查意见。

 

 

3，复审

 

如果对查定不服，可以从驳回查定副本的送达日起4个月以内(申请人为国内居住者的话3个月以内)请求复审。

 

图1是关于近年来的专利复审请求件数的推移图。近年来请求件数有减少的倾向，但是去年却转为小幅增加。

 

＜图１＞

 

(1)前置审查(复审请求时有补正的情况)

 

在日本，只有在复审请求时有补正的情况下，才由进行了驳回查定的审查员进行前置审查。这一点和中国不同。如果在前置审查中判断没有发现驳回理由的话，将作出授权查定。如果被判断为驳回理由没有被消除，则前置审查的结果向专利局长官报告(前置报告)，并移交到审判。另外，如果想对前置报告陈述意见，虽然不能进行补正，但是可以提交上申书。

 

图2表示的是前置审查中的授权查定件数以及前置报告件数的推移。

 

＜图2＞

 

前置审查的全体件数中，授权查定件数所占的比例在6成左右推移。另外，比较图1和图2，相对于复审请求全体件数，前置审查的全体件数的比例变得非常高。也就是说，在日本，可以说在复审请求的同时进行补正的情况很多。

 

（２）复审

 

进行前置报告的情况，或者复审请求时没有补正的情况，由3名或5名审判官的合议组进行审判。根据审判的审理，会出现专利审决(请求成立)、拒绝审决(请求不成立)或者发回重新审查的结果。如果审判官发现了与审查过程中不同的审查意见，就会发行新的审查意见通知书。那时可以进行补正。

 

图3是表示复审中请求成立的比率的推移图。

 

＜图3＞

 

根据图3可知，从2014年左右开始请求成立的比率有增加的倾向。图3的请求成立件数中不包含前置授权件数。因此，即使在前置审查中不能被授权查定，对前置报告的内容等进行细查，讨论反驳的可能性也是很重要的。

 

(3)取消审决的诉讼

 

对拒绝审决不服的，可以在审决副本送达之日起30日内提出取消审决的诉讼。

 

(4)加快审理

 

在满足特定条件的情况下，根据申请优先进行审理的早期审理被实施。以下的表1表示2019年复审的处理件数(请求成立，请求不成立，撤回·放弃的件数的合计)及其平均审理时间，以及早期审理的申请件数及其平均审理时间。

 

＜表１＞

 

关于发明、实用新型注册申请的复审的平均审理时间约为1年，通过灵活运用加快审查，审理时间大幅缩短。在希望尽早结案的情况下，可以说加快审理是有效的手段。另外，关于外观设计和商标，也实现了审理时间的大幅缩短。

 

 

4．分案申请

 

从驳回查定副本的送达日开始4个月以内(申请人是国内居住者的话3个月以内)，可以对申请当初的说明书中记载的发明的一部分进行分案申请。

 

进行分案申请的时候需要注意以下几点。

 

• 需要在分案申请之日起30日内提出实审请求。
• 通知与在原申请中已经被通知的审查意见相同的审查意见时，在答复时具有规定的补正限制，即“最后的审查意见通知”。（参照(1)、(2))。
• 在进行分案申请的时候，必须在原申请的申请当初以及分案前的说明书等记载的事项的范围内进行。如果不满足分案申请的必要条件，就会被通知审查意见通知、驳回查定等，明记不满足必要条件的意思及其理由。
• 关于母申请分案申请的子申请，在进一步分案申请(孙申请)时，母申请没必要在专利局未决。这一点和中国不同。